G2/21 – Teknisen vaikutuksen osoittaminen myöhemmillä julkaisuilla

Keksinnöllisyyttä arvioidaan Euroopan patenttivirastossa (EPO) sekä joissakin muissa virastoissa, mm. PRH:ssa, käyttäen ongelma-ratkaisu -periaatetta. Tärkeä osa tätä periaatetta on tekninen vaikutus, jonka piirre tai piirteet, jotka erottavat keksinnön lähimmästä tekniikan tason julkaisusta, saavat aikaan.

Kuten tässä jutussa kerroimme, asiasta oli vireillä kysymys Euroopan patenttiviraston laajennetussa valituslautakunnassa. Päätös on vihdoin annettu, mutta minkälainen se on? Pitääkö hakemukset laatia jatkossa eri tavalla? Vaikuttaako päätös johonkin muuhun asiaan?

Myöhempien julkaisujen käyttöä ei ole lähtökohtaisesti poissuljettu

Vetoomuksen lähetteessä kysyttiin, miten vapaan todistusharkinnan periaate (principle of free evaluation of evidence) tulee ottaa huomioon, kun kyseessä on teknisen vaikutuksen osoittaminen julkaisulla, joka on myöhempi kuin patenttihakemuksen tekemispäivä (tai hakemuksen etuoikeuspäivä).

Laajennettu valituslautakunta muotoili kysymyksiä hieman, ja toteaa päätöksessään hyvin selvästi, ettei ole mahdollista jättää huomioimatta todisteita, jotka eivät ole olleet julkisia ennen hakemuksen tekemispäivää, pelkästään tästä syystä. Päätöksessä todetaankin, että vapaan todistusharkinnan periaatetta tulee noudattaa myös silloin, kun hakija tai haltija toimittaa todisteita teknisestä vaikutuksesta hakemuksen tekemispäivän jälkeen.

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Laajennetun valituslautakunnan muotoilu eroaa hieman mm. siitä, mikä on EPOn käyttämän Guidelines-oppaan (Guidelines for examination at the EPO) muotoilu.

Päätöksen mukaan hakija tai haltija voi vedota tekniseen vaikutukseen, jos alan ammattilainen, tuntien yleisen tekniikan tason sekä alkuperäisen hakemustekstin, olisi ymmärtänyt tämän vaikutuksen sisältyvän (encompass) hakemuksen tekniseen opetukseen ja ilmentävän (embody) samaa alkuperäistä keksintöä. Guidelines (G-VII, 5.2) taas muotoilee asian niin, että uusi, myöhemmin esille tuotu tekninen vaikutus voidaan ottaa huomioon, mikäli alan ammattilainen tunnistaisi tämän vaikutuksen alkuperäisen teknisen ongelman vihjaamaksi tai siihen liittyväksi.

Erona on siis se, että aiemmin tekninen vaikutus on liitetty hakemuksessa alun perin esitettyyn tekniseen ongelmaan, mutta uudessa päätöksessä viitataan yleisemmin hakemuksen tekniseen opetukseen sekä keksintöön. Tämän perusteella on siis odotettavissa, että asiaa tulkitaan jatkossa jonkin verran aiempaa vapaammin. Mielenkiinnolla odotamme, miten maaliskuussa 2024 voimaan tulevassa Guidelines’in seuraavassa versiossa asia muotoillaan.

Kuten odotettua, päätöksessä tuodaan myös esille se, ettei kysymykseen ole mahdollista antaa selkeää, kaikkiin tapauksiin sopivaa kyllä- tai ei-vastausta, vaan kysymys on ratkaistava aina tapauskohtaisesti. Jostain syystä päätöksen mukaan lopputulos voi riippua myös jossain määrin tekniikan alasta. Patentoitavuuden edellytysten tulisi kuitenkin olla samat tekniikan alasta riippumatta, joten nähtäväksi jää myös, miten tätä päätöksen kohtaa tulkitaan käytännössä.

Tuleeko hakemukset jatkossa kirjoittaa eri tavalla?

Käytännössä voitaneen sanoa, ettei asia muutu ainakaan hakijan ja haltijan kannalta huonompaan suuntaan. Myös kolmansien osapuolien oikeudet on jatkossakin turvattu, sillä tämän päätöksen jälkeenkään hakijalla tai haltijalla ei ole mahdollista ns. vetää hatusta jotain täysin uutta ja yllättävää teknistä vaikutusta, joka ei mitenkään liity alkuperäiseen keksintöön, ja näin perustella validisti keksinnöllisyyttä.

Ei siis vaikuta siltä, että tämä uusi päätös vaikuttaisi hakemusten laatimiseen. Edelleenkin tulee hakemusta laadittaessa yrittää esittää kaikki mahdolliset tekniset ongelmat, jotka keksintö ja sen eri suoritusmuodot ratkaisevat, ja pyrkiä lisäämään näihin myös todisteita ja tukea hakemukseen.

Erityisesti kemian ja biotekniikan alalla kuitenkin usein tarvitaan keksinnön mukaisten esimerkkien lisäksi vertailuesimerkkejä keksinnöllisyyden tueksi. Päätöksen G2/21 mukaan hakijan ei siis edelleenkään tarvitse tehdä kattavaa ennakkouutuustutkimusta kaikkien mahdollisten lähelle tulevien julkaisujen löytämiseksi, ja niiden mukaisten vertailuesimerkkien lisäämiseksi hakemukseen. Toki tulee muistaa, että päätös pätee vain EPOssa, eikä esimerkiksi Euroopan ulkopuolella.

Vaikuttaako päätös johonkin muuhun asiaan?

Edellä esitetyn lisäksi voidaan todeta, että päätöksen välipäätelmissä todetaan myös selkeästi, että EPOn valituslautakuntien päätösten mukaan on selvää, että myöhempiä tuloksia voidaan käyttää selityksen riittävyyden perustelemiseen huomattavasti suppeammin, kuin keksinnöllisyyden osoittamiseen. Esimerkit ja vertailuesimerkit tulevat siis jatkossakin olemaan tärkeitä jo hakemusta kirjoitettaessa.

Päätös löytyy täältä.

Kirjoittaja

Kaisa Suominen