G4/19 – kaksoispatentoinnin kiellolle on perusteet EPC:ssä

Mitä kaksoispatentointi tarkoittaa?

Kaksoispatentoinnilla tarkoitetaan kahden patentin myöntämistä samaan keksintöön samalle hakijalle, samalle maantieteelliselle alueelle. Käytännössä tämä tulee tyypillisesti vastaan tilanteissa, joissa ensihakemus on myönnetty patentiksi, ja hakija haluaisi samalle keksinnölle patentin myös esimerkiksi etuoikeusvuoden aikana jätetyn PCT-hakemuksen kautta. Suomessa tämä on mahdollista, mutta EPOssa kaksoispatentointi on tämän ratkaisun perusteella kiellettyä.

Ratkaisun perustelut

Ratkaisun pohjalla olevassa tapauksessa EPO oli hylännyt hakemuksen, jonka vaatimukset olivat identtiset samalle hakijalle jo myönnetyn EP-patentin kanssa, hakijan pyytäessä etuoikeutta tästä myönnetystä EP-patentista. Kaksoispatentointia ei ole eksplisiittisesti kielletty EPC:ssä, joten kysymys eteni valituslautakunnan kautta laajennetulle valituslautakunnalle. Hakijan pääargumentti oli, että hakijalla tulisi olla oikeus saada toinen patentti samalle asialle silloin, kun suoja-aika toisella patentilla olisi pidempi kuin ensimmäisellä.

Laajennettu valituslautakunta ei tällaista oikeutta hyväksynyt, vaan totesi, että hakemus voidaan hylätä sillä perusteella, että sen vaatimukset kohdistuvat samaan asiaan kuin aiempi, samalle hakijalle myönnetty patentti, joka ei muuten ole patentoitavuuden este. EPC:stä ja sen esitöistä löytyy siis laajennetun valituslautakunnan mukaan laillinen peruste hylätä hakemus tästä syystä. Asiaan ei näin ollen vaikuta se, onko hakemus jätetty samana päivänä kuin aiempi hakemus, onko se sen kantahakemus tai jaettu hakemus, tai pyytääkö se etuoikeutta hakemuksesta, joka on jo myönnetty patentiksi (sikäli kun ratkaisun tiivistelmän kohdan 2. c) määritelmä tarkoittaa tätä).

Miten ratkaisu vaikuttaa käytännössä?

Hakijan tulee punnita tarkkaan, kannattaako valita ensi-EP-hakemuksen saattaminen patentiksi mahdollisimman nopeasti eli pikaisen suojan saaminen Euroopassa, vai patenttisuojan päättyminen samaan aikaan kaikkialla. Molempia ei ole mahdollista saada. Toki suojaa voi pyrkiä saamaan Euroopassa nopeasti jättämällä ensihakemus sillensä ja tekemällä EP-hakemus etuoikeudella, jolloin myös suoja-aika on sama kaikkialla.

Nähtäväksi myös jää, miten EPO tulee tulkitsemaan ratkaisun kohtaa ”sama asia”, eli koskeeko kielto vain täysin identtisiä vaatimuksia vai myös liki samanlaisia vaatimuksia (ja missä näiden välinen raja menee). Ratkaisussa erikseen todetaan, ettei siinä oteta tähän asiaan kantaa, kuten ei myöskään oteta kantaa kohtaan ”sama hakija”. Toivottavasti EPOn Guidelines for Examination-teoksessa tullaan kuitenkin tarkentamaan asiaa ainakin sen suhteen, mikä katsotaan samaksi asiaksi, mutta tämän näemme aikaisintaan maaliskuussa 2022 seuraavan version julkaisun yhteydessä.