Muutoksia USA:n tavaramerkkilakiin

USA:n tavaramerkkilaki, The Lanham Act 1946, sai vuoden 2021 lopulla uusia säännöksiä. Uudistus kulkee nimellä Trademarks Modernization Act, ja uudistuksella on vaikutusta myös suomalaisille US-tavaramerkkirekisteröintien haltijoille. Suomalaiset yritykset voivat kustannustehokkaammin poistaa rekisteristä esteeksi asetettuja käyttämättömiä rekisteröintejä. Toisaalta suomalaisyritykset voivat joutua uusien vaatimusten kohteeksi, mikäli oman tavaramerkin käyttöön USA:ssa liittyy epäselvyyksiä.

Uudistuksen taustaa

Uudistusten perusteena on ulkomaalaisten jättämien US-tavaramerkkihakemusten poikkeuksellisen suuri kasvu viimeisen kymmenen vuoden aikana. Esimerkiksi vuonna 2021 kaikista USA:n tavaramerkkivirastoon jätetyistä tavaramerkkihakemuksista 29 % on kiinalaisten tahojen jättämiä. Vertailun vuoksi vuonna 2010 tämä osuus oli 1 %. USA:n viranomaiset epäilevätkin, että osa näistä ulkomaalaisten hakijoiden jättämistä hakemuksesta on sellaisia, joita ei ole aiottukaan ottaa USA:ssa käyttöön. Ulkomaalaisten tavaramerkkihakemusten määrän voimakas kasvu on hankaloittanut USA:n tavaramerkkiviraston toimintaa, ja esimerkiksi hakemuste käsittelyajat ovat kaksinkertaistuneet muutamassa vuodessa.

USA:n tavaramerkkilaki edellyttää, että tavaramerkkiä tulee käyttää jo hakemusta jätettäessä, tai että näyttöä tavaramerkin käyttöönotosta toimitetaan tavaramerkkivirastoon pian tavaramerkkirekisteröinnin hyväksymisen jälkeen.

Uudet menettelyt

Jotta käyttämättömiin, tai jopa virheellisiin väittämiin perustuviin, tavaramerkkihakemuksiin voidaan puuttua, ja tarvittaessa poistaa rekisteristä, Trademarks Modernization Act sisältää kolme uutta menettelyä. Nämä menettelyt ovat kaikkien sellaisten tahojen käytössä, joille käyttämättömät rekisteröidyt tavaramerkit aiheuttavat haittaa, erityisesti muut merkinhaltijat. Menettelyt ovat seuraavat:

• Vaatimus poistaa rekisteristä tavaramerkki, jota ei ole missään vaiheessa rekisteröinnin jälkeen otettu kaupalliseen käyttöön USA:ssa (”Ex Parte Expungement”). Tämä vaatimus voidaan tehdä aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua rekisteröintipäivästä, ja se voi koskea kaikkia tai osaa tavaroista ja palveluista, jotka tavaramerkkirekisteröinti kattaa.
• Vaatimus hakemuksen uudelleentutkimisesta (”Ex Parte Re-examination”) tapauksissa, joissa hakemus on sisältänyt hakijan vakuutuksen siitä, että tavaramerkki on käytössä USA:ssa, tai että merkki tullaan ottamaan USA:ssa käyttöön lähitulevaisuudessa, mutta merkkiä ei tosiasiassa ole otettu käyttöön.
• Kolmannen osapuolen väliintulo (”Expanded Letter of Protest”), jonka avulla aiemman samankaltaisen US-tavaramerkin haltija voi jo myöhemmän tavaramerkin hakemusvaiheessa saattaa USA:n tavaramerkkiviraston tietoon, ettei myöhempää tavaramerkkiä ole tosiasiallisesti otettu käyttöön hakemusta jätettäessä. Mikäli tämä pitää paikkansa, virasto voi hylätä hakemuksen tällä perusteella.

Suomalaisten tavaramerkin haltijoiden osalta yllä mainitut menettelyt koskevat sekä jo rekisteröityjen tavaramerkkien haltijoita, että uusia US-hakemuksia jättäviä yrityksiä. Menettelyiden avulla uuden US-tavaramerkkihakemuksen jättäjällä on huomattavasti paremmat mahdollisuudet saada poistettua rekisteristä aiempia tavaramerkkejä, jotka on asetettu oman hakemuksen esteeksi, mutta jotka selkeästi eivät ole käytössä. Toisaalta näitä vaatimuksia voidaan tehdä suomalaisten yritysten US-tavaramerkkejä vastaan, mikäli näiden merkkien tosiasiallisen käytön todistamiseen liittyy epäselvyyksiä.

Uudistusten käytännön vaikutukset

Yllä mainitut uudet menettelyt käsitellään USA:n tavaramerkkivirastossa hallinnollisina prosesseina, joten ne eivät ole oikeudenkäyntejä. Tämä luonnollisesti tekee niiden käyttämisestä huomattavasti edullisempia kuin tuomioistuinmenettely.

Suomalaisten yritysten osalta erityisen tärkeä on ”Ex Parte Expungement”-menettely. Tämä johtuu siitä, että hyvin usein suomalaisten yritysten US-tavaramerkkirekisteröinnit ovat osa laajempaa kansainvälistä tavaramerkkirekisteröintiä (WIPO Madrid Protocol), jonka kohdentaminen USA:aan ei edellytä kyseisen tavaramerkin käyttöönottoa USA:ssa hakemusaikana. Onkin arveltu, että ”Ex Parte Expungement” – menettelyt tulevat koskemaan erityisesti kansainvälisiä US-tavaramerkkirekisteröintejä.

Lakimuutoksen mukanaan tuomia uudistuksia pidetään merkittävinä, ja ne tarjoavatkin tavaramerkkien haltijoille uusia keinoja saada ongelmallisia tavaramerkkejä poistettua tavaramerkkirekisteristä. Tällaisia ovat mm. uuden tavaramerkkihakemuksen esteeksi asetettu aiempi US-tavaramerkki, jonka käytöstä ei näy viitteitä.

Samalla jo rekisteröityjen US-tavaramerkkien haltijat joutuvat tarkemmin miettimään omien tavaramerkkien käyttöön liittyviä kysymyksiä, sekä olemaan valmiimpia esittämään todisteita omien tavaramerkkien asianmukaisesta käytöstä USA:ssa.

Trademarks Modernization Act vaikuttaa siten myös sellaisten suomalaisyritysten asemaan, joilla on jo liiketoimintaa USA:ssa. Jotta yllättäviltä tilanteilta vältyttäisiin, kannattaa hyvissä ajoin olla yhteydessä tavaramerkkiasiantuntijaan, ja varmistaa, että tilanne omien tavaramerkkien osalta on kunnossa. Meillä Laine IP:llä on laajaa osaamista erityisesti USA:n käytännöistä, ja autammekin teitä mielellämme myös tähän lainmuutokseen liittyvissä kysymyksissä.

Ottakaa yhteyttä, mikäli toimitte jo USA:ssa tai teillä on suunnitelmissa USA:n markkinoille meneminen lähitulevaisuudessa!

Kirjoittaja

Joose Kilpimaa